|
Tribunale di Modena
n.
32/2000 R.G. il
collegio, a scioglimento della riserva assunta alla udienza camerale del
giorno 23 agosto 2000 osserva quanto segue. Si
procede ai sensi dell'articolo 669 terdecies c.p.c. su reclamo della
società " poste italiane sta "avverso l'ordinanza 28 luglio
2000 del giudice designato presso questo tribunale, di reiezione della
domanda presentata dal reclamante ai sensi dell'articolo 700 c.p.c. e
volta alla adozione di " tutti gli opportuni provvedimenti idonei a
tutelare i diritti della ricorrente assicurando provvisoriamente, onde
evitare il pregiudizio grave ed irreparabili alla sua immagine e
dall'esercizio della sua attività, gli effetti della decisione sul
merito del giudizio che verrà promosso... al fine di ottenere...
accertamento e dichiarazione: 1)
che l'assegnatario signor Daniele Malavasi: a)
non ha diritto all'uso del domain name "bancoposta.it ",
" vaglia.it ", " raccomandata.it "; b)
che è in corso nella usurpazione e contraffazione di segni distintivi e
di marchio della società ricorrente c)
che ha compiuto atti di concorrenza sleale a termini dell'articolo 2598
numeri 1,2, 3 CC d)
che è responsabile anche a termini dell'articolo 2043 CC; e)
con tutte le conseguenti pronunce, anche risarcitorie; 2)
che Got.it S.r.l. e Registration authority
italiana, consiglio nazionale delle ricerche, Naming authority italiana,
ciascuno per le rispettive competenze: a)
siano compartecipi degli illeciti del signor Malavasi sopradescritti,
nonché responsabili dei danni subiti da poste italiane Spa; b)
in ogni caso sono obbligati a assumere tutti provvedimenti necessari per
la cessazione dell'illecito, l'eliminazione dei danni stessi e
consentire a poste italiane spa l'utilizzo dei domain name "
bancoposta.it ", "vaglia.it” e " raccomandata.it
". In
particolare la società ricorrente spiegava istanza al fine di ottenere
in via cautelare: a)
che sia inibito al signor Daniele Malavasi, anche attraverso la sua
impresa individuale "Discovogue", l'uso dei nomi " banco
posta ", " vaglia, "raccomandata " ed in generale
qualsivoglia termine distintivo l'attività, i prodotti di servizi di
poste italiane spa, con estensione di tale inibizione all'utilizzo di
tali termini quali domain name sul sistema Internet e comunque con
riferimento alla Top Level Domain ".it"., b)
che sia inibito agli altri resistenti di agevolare in qualsivoglia
maniera la condotta tenuta del signor Malavasi, ordinando agli stessi di
disconnettere e di impedire l'uso di tali domain name
con riferimento al top level domain ".it "; oltre
a domande accessorie. Il
provvedimento oggetto di gravame pronunciato all'esito dell'audizione
delle parti con la costituzione dei resistenti Malavasi Daniele in
proprio e quale titolare dell'impresa individuale "Discovogue"
e " Got.it S.r.l.
" si fonda sulle seguenti osservazioni: a)
alla fattispecie andrà applicatala normativa vigente in materia di
impresa, atteso come i termini in oggetto -pacificamente il termine
" banco posta " identificativo l'unico sito attivo su internet
al momento della pronuncia del decreto di cui il reclamante si duole -
siano suscettibili di essere qualificati come segni distintivi del
servizio fornito dall'impresa di)
i termini " vaglia ", " raccomandata ", "
bancoposta " sono espressioni generiche che indicano servizi
d'attività, neppure tutte di pertinenza delle poste italiane (come nel
caso del vaglia che può essere non solo postale, ma anche cambiario e
bancario), che, proprio perché generiche ed ormai acquisite nel lessico
nella parola, sono di uso corrente nella lingua italiane per queste
ragioni dizionari le hanno registrate. E proprio quest'ultima
circostanza è significativo sintomo e riprova che non si tratti di
sostantivi specificativi di un servizio o di un prodotto su cui alcun
soggetto possa vantare un diritto di privativa esclusiva, in quanto si
tratta piuttosto, di espressioni generiche di uso oramai corrente
indicative di servizio prestazioni di per sé prive di capacità
individualizzante e distintiva del fornitore di essi; c)
l'assunto della ricorrente si pone quindi in contrasto con la disciplina
contenuta nell'articolo 18 legge marchi che vieta di rendere oggetto di
marchio di impresa di segni distintivi costituiti esclusivamente dalle
denominazioni generiche di servizi o di prodotti o da indicazioni
descrittiva che essi si riferiscono, riuscendo in tali casi il preteso
marchio sprovvisto di attitudine distintiva; d)
non si ravvisa con riferimento alle espressioni indicate, quantomeno con
riferimento al termine "banco posta ", il conseguimento di un
atto di notorietà non puramente locale tale da consentire la
applicabilità della tutela offerta dagli artt. 9 e 17 lett.b) legge
marchi; e)
difettano i requisiti per ritenere lo svolgimento ad opera del Malavasi
di un'attività concorrenziale confusoria atteso come,
nel difetto di esistenza di segni distintivi muniti di capacità
identificativo specifica e confondibile con quelli adottati dall'altro
imprenditore, venga meno la stessa possibilità di confusione tra i
prodotti. Il
reclamo proposto a questo collegio assume: 1)
la identificazione tra i termini impiegati nei domain name di cui ci si
occupa ed i servizi corrispondenti offerti dalle poste italiane spa; 2)
La esclusività dell'espletamento di tali servizi in capo a parte
ricorrente, alla quale è data facoltà di darli in concessione, ai
sensi della DPR 29 marzo 1973 n. 156; 3)
la natura assolutamente non generica dei termini in oggetto, i quali sia
nella loro struttura individuale (“vaglia” e “raccomandata”) che
composta (“bancoposta”) richiamano specifiche attività svolte un
soggetto ben determinato, appunto le poste italiane spa; 4)
la rinomanza assoluta, trascendente limiti locali, dei termini per cui
si procede 5)
la applicabilità alle fattispecie anche della tutela offerta
dall'articolo 2598 n. 1 CC atteso come l'impiego dei domain name in
oggetto e la struttura dei siti siano atti a generare nella generalità
degli utenti confusione tra i servizi offerti dalle parti del presente
giudizio, con lesione dell'identità del servizio reso da parte
ricorrente. Sentite
le parti, ritiene questo
collegio, nel merito, non condivisibili i presupposti dai quali muovono
le argomentazioni svolte con rigore dal giudice designato nella
ordinanza di cui ci si duole. Preliminarmente si condivide l'assunto del giudice designato della applicabilità caso di specie della disciplina prevista in materia di marchio di impresa. Ritenuto come corretta appaia la impostazione illustrata nel provvedimento oggetto di reclamo, alla stregua della quale la applicazione della disciplina normativa propria di marchi d'impresa in materia di domain name sia subordinata alla verifica della attribuibilità ad essi nel caso concreto dei caratteri di elemento distintivo di merci o servizi, ovvero del carattere di mero indirizzo telematico o codice di accesso, si ravvisa nella fattispecie la attribuibilità ai termini " banco posta " (del quale le poste italiane spa chiesero all'ufficio italiano brevetti marchi la protezione quale marchio nel luglio 1988, documento n. 11 di parte ricorrente), "vaglia ", " raccomandata ", del carattere di termini: a) certamente appartenenti al lessico comune ma associati dalla generalità dei consociati a servizi svolti ed a prodotti offerti dalle poste italiane; b) normativamente disciplinanti servizi svolti e prodotti offerti dalle poste italiane; giustifichi
il ricorso alla disciplina
propria di marchi d'impresa. Si
richiama con riferimento al punto da ultimo indicato quale b) la
disciplina introdotta dal DPR 29 marzo 1973 n. 156 (non mutato ai fini
che rilevano dal decreto legislativo 261/ 99) - approvazione testo unico
delle disposizioni legislative in materia postale, di
banco posta e di telecomunicazioni - il quale individua come
attività propria delle poste italiane e suscettibili di costituire
oggetto di concessione a terzi la raccolta ed il recapito di
missive "raccomandate" (artt. 4 e 29), l'adozione di
servizi bancari gestiti dalle poste denominati banco posta (artt. 100 e
seguenti), ed articola la disciplina dei " vaglia"
quale una delle articolazioni cui si svolge il servizio di banco posta
(artt. 100, 104 e seguenti.) È
certamente vero quanto affermato dal giudice all'interno dell'ordinanza
oggetto di gravame, cioè che si tratta di termini testualmente
appartenenti al patrimonio
semantico comune, nondimeno pare opportuno radicare il
giudizio sulla base di una valutazione complessiva, dunque non
limitandosi una valutazione analitica di termini considerati da sè soli
(in questo senso tribunale Napoli, 8 maggio 1996), bensì muovendo dalla
considerazione che: 1) tali termini sono stati indicati all'interno
della rete Internet al fine di costituire nomi di dominio; 2) il sito
" bancoposta.it "(apparentemente l'unico in funzione al
momento del radicamento del provvedimento cautelare) illustra ed offre
prodotti servizi di consulenza attinenti al servizio banco posta svolto
istituzionalmente dalle poste italiane, ed ospita illustrazioni
pubblicitarie estranee al servizio di gestione del risparmio offerta
dalle poste. Tali evidenze inducono a ritenere come anche da parte del
resistente utilizzatore del sito tali termini siano intesi di indicati
quanto percepiti dalla generalità degli utenti come identificativi di
prodotti servizi forniti dalle poste italiane e di uso comune e come
tali muniti di incerta ed elevata attitudine ad attirare coloro che
navighino all'interno della rete internet. Tali considerazioni - nella
consapevolezza del principio illustrato da cassazione penale sezione
prima 12 gennaio 1984 n. 241, secondo la quale l'uso di una parola nel
suo corrente normale significato linguistico non può costituire
violazione di un diritto di esclusiva, costituendo la normale
utilizzazione del comune patrimonio linguistico un fatto naturale che
non può essere espropriato vantaggio di situazioni esclusive " -
inducono a ritenere che la attribuzione ai termini "banco posta
", " raccomandata " " vaglia", impiegati quali
domain name, del carattere di segno distintivo di un servizio, non si
ponga in contrasto con la disciplina di cui all'articolo 18 n.2 legge
marchi, finalizzata di impedire che termini di uso comune siano
monopolizzati da un unico operatore economico, non costituendo tali
termini denominazioni generiche di un prodotto suscettibile di essere
fornita alla generalità dei consociati da parte di qualunque
imprenditore. Le
considerazioni sinora svolta illustrano come nel caso concreto ai domain
name in in oggetto non possa essere attribuita natura di mero indirizzo
sulla rete atteso come gli stessi riguardino siti espressione di
prodotti o servizi, e non riproducano la denominazione di persone
fisiche o giuridiche o di enti riuscendo denominatori di siti che
costituiscono recapito telematico o
mera vetrina di tali soggetti. Appare
quindi come l'impiego da parte del resistente Malavasi Daniele e dell'
impresa individuale Discovogue dei termini in oggetto sia strumentale a
"catturare " nei propri siti gli utenti che intendano
viceversa mettersi in contatto con siti delle poste italiane;
ulteriormente si rileva come la pagina "www.bancoposta.it
"rechi illustrazioni circa la natura del servizio offerto dalle
poste italiane, così da non rendere immediatamente evidente la
estraneità del sito all'amministrazione postale, ed inviti gli utenti
interessati a chiarimenti ad inviare una e-mail ad un indirizzo estraneo
alle poste italiane (sul punto si richiama il principio illustrato in
cassazione civile sezione prima, 16 aprile 1989 n. 1779, secondo la
quale " al fine dell'accertamento della confondibilità o meno di
due marchi, l'esame del giudice di merito va compiuto non tanto in via
analitica attraverso una particolareggiata disamina ed una separata
valutazione di ogni singolo elemento, quanto soprattutto in via unitaria
e sintetica, mediante un apprezzamento che tenga conto di tutte le
caratteristiche salienti, compresi gli effetti visivi, grafici, acustici
o fonetici delle espressioni usate, in relazione al normale grado di
percezione delle persone alle espressioni usate, in relazione al normale
grado di percezione delle persone alle quali prodotto è destinato
"). Certamente l'utente una volta avvedutosi dell'errore ha
facoltà di disconnettersi dal sito e rivolgersi altrove,
nondimeno parte resistente avrà fruito di una massa di contatti nel
proprio sito della quale altrimenti non avrebbe potuto giovarsi. Si
ritiene quindi che l'impiego dei termini " banco posta ",
"vaglia" e "raccomandata" effettuato da parte
resistente si risolva nell'utilizzo di marchi privi del requisito della
novità richiesto e definito dall'articolo 17 legge marchi ed importi
violazione della disciplina definita dall'articolo 1 legge marchi,
laddove si fa divieto di usare marchi in modo da generare confusione sul
mercato con altri marchi conosciuti come distintivi di prodotti e merci
altrui. Non
si attribuisce pregio all'assunto di parte resistente, la quale nega
l'esistenza di pericolo di sviamento o quantomeno confusione nella
clientela o comunque nella generalità dei consociati, attesa la
differente attività svolta tra le imprese contendenti (la impresa
Discovogue di Daniele Malavasi svolge attività di " fornitore di
software consulenza di informatica, elaborazione elettronica dei dati,
eccetera. "), le quali dunque si rivolgono a differenti clientele.
Si ritiene a riguardo come la astratta
attitudine a generare confusione vada ricercata con riferimento
al bacino di utenza cui il marchio in concreto si rivolge e sussiste
allorchè tale bacino si identifica o possa identificarsi nella medesima
categoria di consumatori. In
vero il sito denominato " bancoposta.it" costituirà oggetto
di interesse non già per colui che voglia acquistare un computer od il
relativo software, bensì per colui che voglia conoscere le modalità di
esercizio del prodotto bancoposta; né tale considerazione è
sconosciuta al resistente atteso come egli all'interno del sito abbia
inserito un indirizzo telematico cui invitava gli utenti rivolgersi fine
di ottenere chiarimenti " prima di aprire il tuo conto". Appare
dunque come, pur in presenza di una asserita differente attività di
impresa, l'attività in concreto svolta mediante il sito dominato "
www.bancoposta.it" si
risolva in un'attività attinente quella svolta delle poste italiane
mediante il servizio banco posta; ciò posto, si disattende l'assunto
difensivo in oggetto anche con riferimento l'impiego dei marchi "
vaglia " e " raccomandata " nei siti non ancora
operativi. Si ravvisa dunque ad opera del Malavasi e dell'impresa
Discovogue un'attività diretta violare i diritti delle poste italiane,
traendo i resistenti il vantaggio immediato di ricollegare la propria
attività a quella svolta del ricorrente con i prodotti di servizi
indicati, così sfruttandone la notorietà e traendone quindi il
vantaggio indebito di catalizzare la attenzione di soggetti interessati
ad attività svolte da un terzo, appunto parte ricorrente. Né
le ragioni del ricorrente appaiono vulnerate dalla circostanza che la
Naming Authority abbia autorizzato la registrazione dei domini, atteso
come essa sia priva di
potere alcuno di compressione dei diritti di terzi. Il
riconoscimento dei termini lessicali in oggetto del carattere proprio di
segno distintivo con capacità identificativa specifica del prodotto, e
la ritenuta confusione generata nella generalità dei consociati,
inducono a dissentire in ordine alle argomentazioni svolte sul punto dal
giudice della prima cautela, ed a ritenere che si altresì la ricorrenza
dell'ipotesi di concorrenza sleale di cui all’art. 2598 n.1
CC. Appare a questo collegio come la confusione generata negli
utenti della rete Internet importi di pericolo di danno a carico della
società ricorrente, atteso come una non chiara percezione da parte
degli utenti stessi sia delle modalità di esercizio del servizio banco
posta e dell'identità del gestore, e la astratta percepita dello stesso
servizio come distaccato dalle attività complessivamente esercitate
dalle poste italiane, le quali sono titolari di altri siti all'interno
della rete ed offrono un con l'immagine di solidità e di capillarità,
possono generare in potenziali utenti la determinazione a non ricorrere
a tale servizio siccome percepito come privo delle necessarie garanzie
di serietà ed attendibilità. Ritenuta
nei limiti indicati ricorrenza del fumus boni juris
del diritto accampato da parte ricorrente, si ritiene la
sussistenza del periculum in mora sotto la specie del permanere di una
situazione di confusione in capo agli utenti di tali prodotti e servizi
circa la titolarità dello svolgimento degli stessi ed i
relativi caratteri distintivi, situazione la quale appare
prodromica ad un ulteriore aggravamento di un pregiudizio patrimoniale
di difficile quantificazione anche all'esito del giudizio di merito, e
conseguentemente di indole irreparabile. Non
si attribuisce pregio alla eccezione spiegata da parte resistente circa
l'assenza, nell’atto di reclamo, della esposizione delle
argomentazioni relative alla sussistenza di un periculum in mora, con
conseguente presunta insufficienza di un richiamo per relationem e
decadenza di parte ricorrente dalla possibilità di svolgerle in sede di
gravame. Si osserva a
riguardo come il giudice di prime cure abbia ritenuto preliminare
all’esame della ricorrenza del periculum in mora ed assorbente, lo
svolgimento delle argomentazioni affrontate, né quindi sul punto si sia
pronunciato; conseguentemente non vi è in capo a parte reclamante, un
dictum del giudice nei confronti del quale articolare un atto di
impugnazione; conseguentemente il richiamo per relationem insito nel
reclamo alle argomentazioni articolate in sede di ricorso ex articolo
700 c.p.c. appare esaustivo. Si
respingono le ulteriori domande articolate da parte ricorrente attesa la
loro natura non cautelare. Per
tali ragioni collegio revoca l'ordinanza
28 luglio 2000 del giudice designato presso questo tribunale di
reiezione della domanda presentata dal reclamante ai sensi dell'articolo
700 c.p.c. come sopra riportata vieta al
resistente Malavasi Daniele in proprio il quale titolare della impresa
individuale Doscpvpgue l’impiego dei termini " bancoposta ",
“vaglia " "raccomandata " quali domain name dei propri
siti internet, con immediata chiusura di siti identificati dai domain
name riportanti tali termini fissa termine
di giorni 30 decorrenti dal 15 settembre 2000
per l'inizio del giudizio di merito Modena
agosto 2000 L’estensore dr.
E. saravini Il
presidente dr.
R. De Robertis |
|
